Proprietà Industriale

La registrazione di un marchio in Italia ha costi contenuti.
Se si desidera registrare il marchio in diversi paesi:
• Unione Europea:
il marchio comunitario (vedi anche domande frequenti sul marchio comunitario) è decisamente vantaggioso, considerando che la registrazione ha validità negli attuali 27 paesi membri dell’Unione Europea e costa assai meno della somma delle 23 registrazioni nazionali in ciascuno di questi paesi.
• Più paesi, anche extracomunitari:
è possibile presentare una domanda di registrazione internazionale per i paesi che aderiscono all’Accordo / Protocollo di Madrid. Il costo di questo tipo di registrazione si compone di una tassa base più una tassa per ciascuno degli stati indicati nella domanda di registrazione e aumenta secondo il numero di paesi in cui si desidera registrare il marchio.
In tutti gli altri paesi una registrazione nazionale può essere richiesta e ottenuta in base a requisiti e formalità che variano a seconda dei paesi.
E’ da sottolineare che le registrazioni durano in genere 10 anni e sono rinnovabili, dunque rappresentano un investimento duraturo.

La registrazione di un marchio ha valore territoriale, limitato allo stato in cui viene effettuata la registrazione.
Come indicato nella risposta precedente, vi sono tuttavia sistemi di protezione sovranazionale per i paesi dell’Unione Europea (marchio comunitario) e per quelli membri dell’Accordo / Protocollo di Madrid (registrazione internazionale), decisamente convenienti sia dal punto di vista dei costi sia anche sotto altri profili.

La registrazione può essere ottenuta per i prodotti e servizi indicati nella domanda che nella maggior parte dei paesi sono suddivisi in base ad una apposita classificazione internazionale.
Con la registrazione si acquisisce il diritto all’uso esclusivo del marchio per quei prodotti e servizi. Salvo casi particolari (marchio rinomato o addirittura notorio, vedi risposta alla domanda n. 8) non si potrà quindi impedire l’uso del marchio per prodotti e servizi diversi e non affini.

In Italia e in alcuni paesi esteri è prevista in particolari condizioni la tutela per marchi usati ma non registrati, i cosiddetti marchi di fatto.
Tuttavia è sicuramente più difficile difendere l’esclusiva di questo genere di marchi, la cui protezione è notevolmente più limitata rispetto a quella del marchio registrato: essa è circoscritta al territorio in cui il marchio è stato effettivamente usato e si perde ogni diritto con qualsiasi interruzione dell’uso.
Al contrario, per un marchio registrato l’uso è d’obbligo solo entro il quinto anno dalla registrazione. La registrazione del marchio è dunque sempre la strada consigliabile per mantenerne l’esclusiva, ed è evidentemente possibile richiederla e ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

Spesso non è necessario arrivare in giudizio per risolvere problemi di violazione del diritto di marchio. Comunque, laddove si arrivi a una causa, non è necessario attendere la sentenza finale, che a volte richiede tempi lunghi, per far cessare l’attività in cui consiste la violazione del diritto di marchio.
Ancor prima che inizi il giudizio, o durante lo svolgimento della causa, il titolare del marchio può chiedere, tramite la procedura d’urgenza:
• una inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l’uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto;
• il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa.
Entrambi i provvedimenti hanno l’effetto di interrompere immediatamente l’attività che costituisce violazione dei diritti di marchio.

La scelta di un marchio per contraddistinguere un prodotto o servizio va fatta con molta attenzione, e tenendo conto di alcune regole fondamentali.
Il nuovo marchio
• non deve essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio;
• non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili (ma nel caso di un marchio famoso le cose cambiano, vedi risposta alla domanda n. 8): non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio col quale è stato già lanciato un nuovo prodotto o servizio (per non correre questo rischio, è consigliabile effettuare una ricerca);
• non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio;
• deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti;
• deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni;
• deve essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio.
Dunque, è bene rinunciare al fai da te nella scelta di un marchio. Può essere utile rivolgersi a professionisti del marketing e della pubblicità per una guida nella scelta del marchio come strumento di vendita, ma è essenziale rivolgersi a un consulente in proprietà intellettuale perché il marchio risponda ai requisiti di registrabilità in Italia e all’estero e sia facilmente difendibile dalle contraffazioni.

La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.
Adottare un marchio per prodotti o servizi senza prima verificarne la novità è potenzialmente pericoloso per due motivi:
• la mancanza di novità può causare la nullità del marchio;
• si rischia di essere citati per danni dal titolare del marchio anteriore identico o simile.
Ci si può accertare della novità del proprio marchio con l’aiuto di un consulente in proprietà intellettuale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.

La legge italiana protegge a certe condizioni l’uso esclusivo di marchi che godono di rinomanza anche per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato. Tentare di utilizzare o registrare un marchio rinomato anche per prodotti o servizi per i quali quel marchio non è usato potrebbe dunque essere contro la legge. In assenza di rinomanza un marchio può essere usato e registrato per prodotti e servizi del tutto diversi.

In Italia non vi sono disposizioni che impongono l’utilizzo di specifiche indicazioni per contraddistinguere marchi depositati o registrati. Inoltre, l’uso di questi simboli non aggiunge nulla alla tutela del marchio conferita dalla registrazione. La funzione del simbolo ® è semplicemente quella di ricordare al pubblico dei consumatori e ai concorrenti che il marchio è registrato. Ciò può essere necessario soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, fenomeno di cui sono stati vittime alcuni marchi utilizzati per prodotti innovativi di successo.
Occorre però fare attenzione poiché se la legge non impone accanto al marchio l’indicazione di registrazione, la vieta espressamente nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato. Dal deposito della domanda alla concessione della registrazione intercorre un lasso di tempo che in Italia varia dai due ai tre anni: se si appone il segno ® accanto al marchio ancora in attesa di registrazione si può incorrere in sanzioni amministrative, benché non risulti che queste abbiano mai trovato applicazione pratica.
E’ invece possibile indicare, magari tramite un asterisco e una piccola nota, che il marchio è depositato. Alternativamente può essere utilizzato il simbolo ™, che in inglese equivale a “Trade Mark” ossia Marchio di Commercio, e che viene utilizzato nei paesi di lingua anglosassone per indicare un marchio indipendentemente dal fatto che sia registrato.
Pertanto, solo quando il marchio è effettivamente registrato è possibile contrassegnarlo con la ®, ed è importante notare che, seppure gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda, un marchio depositato non è un marchio registrato.
Nulla ha a che fare con il mondo dei marchi la ©, simbolo internazionale che significa “copyright”, cioè diritto d’autore. Solitamente indica l’esistenza di un diritto d’autore sull’opera letteraria, musicale, artistica su cui è apposta. Normalmente è seguita dall’anno di prima pubblicazione dell’opera e dal nominativo della persona o società che detiene i diritti di sfruttamento esclusivi sulla stessa.